Silvia Pascua Vicente.Derechos PI/Jurisprudencia
El 20 de junio de 2021, el Primer Circuito del Tribunal de Apelación de Estados Unidos (United States Courts of Appeals for the First Circuit) se pronunció sobre la titularidad del juego de mesa “The Game of Life” en el asunto que enfrenta a la empresa Hasbro, anteriormente propiedad de Milton Bradley, creador del juego (demandado) y los herederos de Bill Markham, posterior diseñador del juego (demandante).
Como recoge en la sentencia, para la conmemoración del centenario del lanzamiento del juego, Rueben Klamer, desarrollador de juguetes, decidió actualizar el juego publicado por primera vez en 1860, para ello, contó con la colaboración de Markham. En este sentido, Markham y Klamer aportaron características claves del juego. Por su parte, Klamer era el encargado de realizar comentarios sobre el tablero y la caja, mientras que Markham desarrolló el prototipo del tablero.
Así mismo, una vez finalizado el juego celebraron diferentes acuerdos. En primer lugar, un acuerdo de licencia exclusiva para la comercialización del juego entre Bradley con la empresa Link Research, recibiendo a cambio el 6% de las ventas, así como un anticipo. A su vez, Link Research celebró otro acuerdo con Markham, en el cual establecía la cesión de “todos los derechos, títulos e intereses del juego” recibiendo a cambio el 36% de los ingresos y el pago de los costes de producción del prototipo.
Finalmente, el juego fue publicado en 1960, tras registrar por parte del demandado el juego al cual había incluido modificaciones en el prototipo y diseño, identificando a Bradley como autor. Por separado, Link Research solicitó el registro de los derechos de autor de la caja del juego e identificó a Bradley como autor.
En relación con lo anterior, los herederos de Markham declararon que este no recibió una remuneración justa por el desarrollo de juego, por ello, solicitaron la aplicación del “derecho de rescisión” regulado en el artículo 304 de la ley de Derechos de Autor de 1976 (Copyright Act 1976), que otorga a los autores de las obras o titulares de los derechos rescindir la concesión de un derecho después de un periodo de tiempo, solicitando la finalización del acuerdo original y negociando un nuevo acuerdo. Al respecto, el tribunal señala que el “derecho de rescisión” no se aplica cuando se trata de una obra por encargo.
En este sentido, el tribunal analiza los requisitos establecidos en la legislación para determinar si se trata de una obra por encargo. Por su parte, la ley de 1976 introdujo un marco explícito aplicable a las obras creadas antes o posteriormente a enero de 1978, definiendo el “trabajo hecho por encargo”, cuando es “un trabajado preparado por un empleado dentro del alcance de su empleo” o una “obra especialmente encargada para su uso como contribución a un colectivo de trabajo”. Así mismo, en ausencia de relación empleado – empleador, solo determinados tipos de obras podrían considerarse obras por encargo, y solo si hubiera un acuerdo por escrito.
Por su parte, el tribunal de distrito (district court) señaló que el juego fue creado de forma anterior a la ley de 1976, por tanto, la norma aplicable sería la ley de 1909. Por ello, los apelantes solicitaron la aplicación de la prueba de “instancia y gasto”, el respecto el tribunal establece que en aplicación de la doctrina EEUU, el juego fue creado por Klamers. En este sentido, establece que el demandando acordó desde el principio el pago con el demandante, incluido cualquier gasto en el que se hubiera incurrido, independientemente de si el juego fuera un éxito o no.
Así mismo, señaló que, aunque el pago se hizo a través de un porcentaje de los ingresos, en lugar de una determinada suma, utilizado generalmente como prueba de un “trabajo por contrato”, establece que “no es concluyente”, ya que el anticipo no era reembolsable, por lo que podría mantener el dinero incluso si el juego no salía a la venta.
Por otro lado, también analiza el acuerdo celebrado entre el demandante y la empresa distribuidora, señalando que se trató de una presunción de que el juego era un trabajo hecho por encargo para Klamer, por lo que Markham “nunca tuvo los derechos de autor para asignar y no hay derecho para la asignación”.
Finalmente, determinada que el juego fue creado a instancia de Klamer, así como el encargado de abonar los gastos de prototipo, por tanto, se trató de un contrato de encargo de obra, careciendo los herederos de Markham del derecho de rescisión.
Fuentes: United States Court of Appeals (Nº 19-1927), Copyright lately (A “Game of Life” That can´t be terminated).