España: El Tribunal Supremo confirma el cese de uso del formato televisivo y el título “Pasapalabra”
Carole Sanchís Gaonach.
El 30 de septiembre de 2019 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se ordenaba a Mediaset el cese de uso del formado y el título “Pasapalabra”. Como informó el Instituto Autor, el 20 de febrero de 2019, el Tribunal Supremo emitió un Auto en el que admitía parcialmente el recurso presentado por ésta respecto al cálculo de la cuantía indemnizatoria.
Los hechos del caso se remontan al 20 de mayo de 2009, cuando el grupo Gestevisión Telecinco (ahora Mediaset) suscribió varios contratos con la productora ITV Global, por los que se cedían a Mediaset los derechos para la utilización del formato y los títulos “Pasapalabra” y “El Rosco”. En 2010 el grupo español demandó a la ITV Global alegando que no era la titular de los derechos del formato del programa ni del título, siendo nulos los contratos firmados. Por su parte, ITV formuló una demanda reconvencional alegando el incumplimiento contractual y la infracción tanto de sus derechos de propiedad intelectual sobre el formato y título del programa, como de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca notoria no registrada.
Tras la estimación parcial de la demanda presentada por ITV Global en primera instancia, Mediaset interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en su sentencia del 20 de septiembre de 2016, confirmó el fallo dictado en primera instancia, en el que se condenaba Mediaset “a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra “pasapalabra” y productos de merchandising del programa”.
Ambas partes interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que sólo admitió el motivo invocado por Mediaset respecto al criterio utilizado para el cálculo de la indemnización. concretamente, denunciaba la infracción del art.140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) que enumera los distintos criterios que el perjudicado puede tomar en cuenta para pedir la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la utilización ilícita de su obra. A este efecto, Mediaset argumentaba que no se podía aplicar el criterio del beneficio obtenido por la explotación del programa y las ventas de merchandising para fijar la cuantía indemnizatoria (art.140.2.a TRLPI), ya que ITV explota el programa a través de una licencia y que por tanto el criterio aplicable sería el de la “regalía hipotética”.
En relación a lo anterior, el Tribunal Supremo, fundándose en el art.13.1 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual y en nuestro TRLPI contestó que “para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho”. Y que “lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse”.
Finalmente, el Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por Mediaset y confirmando la sentencia recurrida, y condenando a Mediaset al cese inmediato del uso del formato y del título “Pasapalabra” y al pago de siete millones de euros en concepto de indemnización.
Fuentes: STS de 30 de septiembre de 2019, Directiva 2004/48/CE, Instituto Autor (Mediaset deberá indemnizar a ITV Global Entertainment por la utilización del programa de televisión “Pasapalabra”)
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