Reino Unido/Países Bajos: Los tribunales de ambas regiones se pronuncian sobre la reproducción no autorizada de un programa de ordenador
Silvia Pascua Vicente.
El Instituto Autor realiza un recopilatorio de los últimos pronunciamientos emitidos por los tribunales de Reino Unido y Países Bajos respecto a la protección de los programas de ordenador por el derecho de autor.
Reino Unido
El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia especializado en mercantil y propiedad intelectual de las regiones de Inglaterra y Gales (High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Intellectual Property List) se pronunció – [2023] EWHC 581 (Pat) – sobre la titularidad de los derechos de autor de un programa de ordenador. El asunto enfrenta, por un lado, a dos empresas dedicadas al desarrollo y comercialización de software informático (demandante) y, por otro lado, a un exempleado de la empresa de la demandante (demandado).
Como recogen los hechos de la sentencia, la demandante encargó a uno de sus empleados el desarrollo de un programa de ordenador, consistente en una biblioteca de rutinas para tomar datos e información datos e información precomputados y mostrarlos como gráficos en una pantalla o impresora. Tras ello, finalmente la demandante no utilizó el programa desarrollado por un empleado, el cual solicitó permiso para continuar desarrollándolo de forma individualizada en su tiempo libre, el cual fue presentado y vendido a una empresa. Posteriormente, el demandado presentó y vendió el programa a otra compañía, derivado de ello, la demandante identificó en el programa varias similitudes funcionales significativas con sus propios productos.
En primer lugar, como recoge la sentencia, la jurisprudencia ha determinado – SAS Institute Inc v World Programming Ltd [2013] EWCA Civ 1482 – que los derechos de autor subsisten tanto en el código fuente como en el código objeto y en aquellas partes del diseño o estructura de un programa de computadora que son indicativas de la creatividad y habilidad del autor. Sin embargo, en la medida en que el código esté dictado por la función técnica (es decir, cuando el codificador no pueda elegir esencialmente cómo expresar el código), no está protegido. Así mismo, también se ha señalado que no se protege la funcionalidad de un programa de ordenador.
Continúa señalando que, de acuerdo a lo dispuesto en los art.16 y 17 de la Ley de derechos de autor, diseños y patentes de 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988), la reproducción no autorizada de un programa de ordenador o parte del, constituye una infracción de lo propiedad intelectual.
Por tanto, cuando existe una similitud sustancia entre la obra original y la obra presuntamente infractora, junto con la prueba de la posibilidad de acceso, entonces esto plantea una inferencia prima facie de reproducción no autorizada. Así mismo, señala que la jurisprudencia ha determinado – Hoffmann J en Billhöfer Maschinenfabrik GmbH v Dixon & Co Ltd [[1990] FSR 105 en 123] – que “son las semejanzas en lo inesencial, los elementos pequeños, redundantes e incluso erróneos del trabajo protegido por derechos de autor los que tienen el mayor peso. Esto se debe a que es menos probable que hayan sido el resultado de un diseño independiente«.
Por otro lado, una vez que el tribunal ha determinado que hay protección por el derecho de autor, procede resolver respecto de la titularidad de los derechos de autor del programa de ordenador. Al respecto, el ex empleado señaló que desarrolló el programa desde cero, como un proyecto personal y en su tiempo libre, sin reproducir el código fuente de la demandante. Sin embargo, la demandante defiende que se produjo en el desarrollo de su trabajo.
En relación con lo anterior, el art.11 (2) de la ley de derechos de autor, establece que, en el marco de una relación laboral, se presumirá, salvo pacto en contrario, que los derechos de explotación corresponden al empresario. Por ello, el tribunal procede a valorar si el trabajo desempeñado por el empleado corresponde dentro o fuera del alcance de sus funciones, determinado que queda acreditado que el desarrollo fue dentro de sus funciones.
Por otro lado, el tribunal tiene en cuenta una serie de factores relevantes que han sido determinados por los tribunales en el asunto MEI Fields Designs Ltd v Saffron Cards and Gifts Ltd [2018] EWHC 132 (IPEC), entre los que se incluye: los términos del contrato de trabajo, donde se creó el trabajo; si el trabajo se creó durante el horario normal de oficina; quién proporciona los materiales para crear el trabajo; el nivel de dirección proporcionado al autor; si el autor puede negarse a crear la obra y si la obra es parte integral del negocio.
Respecto a si el programa se desarrolló en el marco de su trabajo, según lo dispuesto en la sentencia, la demandante era la encargada de supervisar el desarrollo del proyecto, ofreciéndole cierta autonomía al demandado, sin embargo, esto no significa que no fuera realizado en el ejercicio de su cargo. Además, añade que a pesar de que el demandado ha señalado que trabajó en el proyecto en su tiempo libre, no hubo una delimitación clara entre los asuntos personales y laborales en ninguno de los aspectos.
Así mismo, el tribunal también tiene en cuenta que en el desarrollo del programa se realizó con materiales y recursos en los que la demandante tenía licencia y, a los cuales el demandado, por su relación laboral tenía acceso. Finalmente, en base a las pruebas y evidencias aportadas en el procedimiento, el tribunal determinó que la elaboración del programa se había llevado a cabo en el transcurso del empleo del demandando, de modo que los derechos de autor y la información confidencial pertenecían a la demandante.
En relación con la reproducción no autorizada del programa de ordenador, el tribunal señala que el demando tenía acceso a la empresa cuando desarrolló el programa y que, en atención a las pruebas aportadas, a pesar de la destrucción de los códigos fuentes y la comparativa basándose en el código descompilado, las coincidencias en el orden y la numeración de los tipos de gráficos entre los dos programas son reproducciones similares, señalando que se produjo la copia “al menos de una parte sustancial”.
Países Bajos
El 25 de enero de 2023, el tribunal de primera instancia de Ámsterdam (Rechtbank Amsterdam), se pronunció – ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 – sobre la titularidad de los derechos de autor de un programa de ordenador. El asunto enfrenta, por un lado, a una empresa de seguridad – Workrate – (demandante) y, por otro lado, una empresa tecnológica de software de gestión laboral (demandado).
Según los hechos de la sentencia, en el año 2008 la demandada desarrolló un programa de ordenador de gestión laboral, el cual fue adquirido en parte por la demandante. Posteriormente, crearon una sociedad para la gestión del programa, de modo que el software pudiera operarse por separado de las empresas matrices, derivado de ello celebraron un acuerdo de adquisición y licencia del software.
Por su parte, en el año 2015 la demandante realizó una copia del programa de ordenador y revendió las “funcionalidades subyacentes”. En este sentido, a través de una demanda de reconvención, la demandada solicitó que se le reconocieran los derechos de propiedad intelectual sobre el programa de ordenador y la infracción de los derechos llevada a cabo por la demandante.
Atendiendo a la sentencia, el art.2 de la Ley de Derecho de Autor (Auteurswet) establece que la cesión de los derechos de propiedad intelectual debe realizarse por escrito. En este supuesto el tribunal considera que la firma del acuerdo de licencia puede calificarse como el escrito de cesión de los derechos, el cual deberá estar firmado por ambas partes, siendo requisito imprescindible que en el acuerdo de licencia que debe quedar claro quién posee los derechos de autor.
En relación con lo anterior, el tribunal establece que del acuerdo de licencia puede desprenderse que las partes acordaron que los derechos de autor del programa correspondían a la demandada, sin embargo, que se encontraban licenciados a la demandante. Así mismo, añade el tribunal, que si la demandada hubiera adquirido los derechos de autor sobre el programa de ordenador no habría incluido en el acuerdo la cláusula de no competencia en la explotación del programa de ordenador.
Finalmente, el tribunal determinó que los derechos de propiedad intelectual sobre el programa de ordenador correspondían a la demandante, sin embargo, la demandada estaba autorizada para usar, desarrollar y explotar las funcionalidades subyacentes de los programas, por tanto, la conducta desarrollada por esta no suponía una infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Fuentes: England and Wales Hight Court ([2023] EWHC 581 (Pat)), The IPKat (Mr Justice Zacaroli finds manufacturing software copyright infringed and confidence breached in ex-employee fight), de Rechtspraak (ECLI:NL:RBAMS:2023:2512).
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