Comunidad Andina: El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la protección por el derecho de autor de una campaña publicitaria
Sofia Alphin Arévalo.
El 29 de agosto de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) se pronunció sobre la interpretación prejudicial 75-IP-2021 de cuatro cuestiones planteadas de acuerdo a derechos de propiedad intelectual e industrial.
La interpretación prejudicial fue solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, sobre los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y de los artículos 4 y 7 de la Decisión 351 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Como recogen los hechos, el 4 de diciembre de 2008, la empresa Converse Inc. presentó una demanda en contra de Nestlé Colombia S.A. por infringir derechos de propiedad industrial sobre la marca notoria y derechos de autor y derechos conexos.
Por su parte, Converse alega que anteriormente habían presentado una campaña publicitaria llamada “personaliza tu all star”, la cual consistía que clientes podían diseñar sus propias zapatillas, y señala que posteriormente, Nestlé Colombia S.A. realizó una campaña publicitaria utilizando la frase “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener”, la cual tenía como objetivo que los participantes se ganaran productos personalizables, entre ellos zapatillas de la marca Converse Inc.
El 16 de septiembre de 2020, el tribunal rechazó las pretensiones de Converse Inc. en primera instancia, al señalar que no se demostró que se hubiesen utilizado los signos distintivos de la marca registrada Converse Inc. en la campaña de publicidad de Nestlé Colombia S.A., agrega que dicha conducta esta respaldada por el artículo 157 de la Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. También menciona que no se infringe los derechos de autor, porque el método de personalizar un producto ya es utilizado de manera global y no supone originalidad.
El 12 de febrero de 2021, Converse Inc. presentó recurso de apelación argumentando que se realizó una incorrecta interpretación del articulo 157 de la Decisión 486 y que el tribunal partió de la idea que la controversia se basaba en la vulneración de derechos de autor y no de infracción marcaria.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante presenta ante TJCA cuatro cuestiones:
En primer lugar, con respecto al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 sobre las limitaciones del derecho de marca, señala el TJCA que terceros podrán hacer uso del “nombre, domicilio, seudónimo, nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos”, sin consentimiento del titular de la marca cuando se aprecie, de forma concurrente los siguientes requisitos: la buena fe, que no suponga riesgo de confusión, que se limite a propósitos de identificación o de información, y que no induzca al público a confusión sobre la procedencia de los productos.
En cuanto al segundo párrafo del artículo 157, señala el TJCA que el uso de terceros de una marca registrada para el tráfico económico no requiere autorización del titular, cuando se den los requisitos mencionados anteriormente, y que tenga como finalidad: anunciar, ofrecer en venta, indicar la existencia o disponibilidad de productos marcarios o indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios. Además, señala el tribunal que en jurisprudencia anterior la palabra “anunciar” es equivalente al termino “publicitar”.
En segundo lugar, el TJCA hace referencia del artículo 158 de la Decisión 486, sobre el agotamiento del derecho de marca. El tribunal señala que los requisitos para aplicar este articulo son: que el producto se tiene que haber introducido en el comercio por el titular de la marca, por una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada al titular; y que los productos o sus envases no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterior.
En tercer lugar, el tribunal señala el sorteo de productos ajenos y su respetiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de marca. El TJCA señala que no se requiere de la autorización del titular en esta situación cuando, no exista conexión competitiva entre el producto que comercializa la empresa que efectúa el sorteo y el producto sorteado, siempre y cuando dicho sorteo se realice de buena fe, no constituya riesgo de confusión y sea de carácter informativo de acuerdo al artículo 157 de la Decisión 486.
También señala el tribunal que este razonamiento no varía, aunque la marca del producto sorteado sea notoria o renombrada y, además descarta la existencia de infracción, cuando la empresa que efectúa el sorteo también sea marca notoria o renombrada, ya que se presume que no hay conexión competitiva.
En cuarto lugar, el TJCA hace referencia al artículo 4 y 7 de la Decisión 351 sobre la protección del derecho de autor. Primeramente, señala el requisito de originalidad en cual explica que “debe poseer elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor”. Seguidamente el tribunal expone que de acuerdo el articulo 7, no son susceptible de protección las ideas, sino que deben ser plasmadas por cualquier forma o medio conocido o por conocer, por lo que ideas de campañas de publicidad no serian protegibles por derechos de autor.
Fuentes: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Asunto: 75-IP-2021), Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 351 – Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos); (Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial)
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