EE.UU.: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la aplicación del límite de la parodia sobre el uso de una marca comercial

EE.UU.: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la aplicación del límite de la parodia sobre el uso de una marca comercial

Michelle Carolina Zapata Vera.

El 8 de junio de 2023, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States)- se pronunció (No. 22-148) sobre la aplicación del límite de la parodia sobre el uso una marca comercial, analizando la relación entre las marcas comerciales y la libertad de expresión. El asunto enfrenta por un lado como demandante-apelante a la empresa Jack Daniel’s Properties Inc, y por otro lado como demandado-apelado VIP Products LLC, fabricante de juguetes para perros.

Como señalan los hechos del asunto, en el año 2022 Jack Daniel’s presentó una demanda alegando que uno de los juguetes desarrollados por el demandado infringía su marca comercial y diluía su distintivo comercial. Al respecto, el demandado señaló que se trataba de una parodia, siendo una expresión creativa protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (First Amendment Fundamental Freedoms United States) y que además carecía de uso comercial.

Derivado de lo anterior, el tribunal de distrito (District Court) abordó dos cuestiones fundamentales, en primer lugar, examinó la aplicabilidad del «test rogers«, establecido en el caso Rogers contra Grimaldi 1989 y que se trata de un enfoque legal utilizado en casos de marcas comerciales y expresiones artísticas, que se utiliza para determinar si el uso de una marca en una obra creativa está protegida por la Primera Enmienda. Al respecto, el tribunal de primera instancia falló a favor de Jack Daniel’s señalando que en este supuesto el uso de la marca del demandante puede generar una confusión en el consumidor.

Como consecuencia de lo anterior, el demandado interpuso un recurso ante el tribunal de apelación para el Noveno Circuito de los Estados Unidos (The United States Court of Appeals for Ninth Circuit), ya que el tribunal no tuvo en cuenta la naturaleza paródica del producto, se subraya que la confusión sobre el origen del producto es la principal preocupación en la ley de marcas comerciales (Lanham Trade-Mark Act). Al respecto, el tribunal de segunda instancia determinó que al tratarse de un “uso no comercial” el demandado no era responsable, al tratar de una parodia con un toque humorístico.

Como consecuencia de lo anterior, Jack Daniel´s recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, solicitando una revisión del caso, ya que argumentaban que el “test rogers” no debía aplicarse automáticamente en todos los casos de parodia de marcas.

Finalmente, el fallo del Tribunal Supremo analiza la jurisprudencia y uso del “test rogers”, destacando que principalmente se ha usado en asuntos en los que el demandado utilizaba una marca sin autorización y sin indicar que se trataba de una parodia, determinando que el “test rogers” no es aplicable al caso.

A continuación, el tribunal valora si se trata de una parodia. Al respecto, recuerda que la jurisprudencia estadounidense ha determinado que una parodia debe “evocar lo suficientemente original para hacer reconocible el objeto de su ingenio crítico”, sin embargo, también debe contener contrastes, de modo que la burla o tono humorístico quede claro.  

Por último, el Tribunal Supremo se refiere al uso no comercial de la marca, concluyendo que “el uso de una marca puede ser <<no comercial>> incluso si se utiliza para vender un productor”, añadiendo que el uso realizado por el demandado es una parodia y tiene como finalidad transmitir un mensaje humorístico. Finalmente, el fallo anuló la sentencia anterior y devolvió el asunto para una nueva valoración.

Fuentes: Supreme Court (Jack Daniel´s Properties, INC. V. VIP Productos LLC), The Washington Post (Supreme Court Rules for Jack Daniel´s in fight over poop-themed dog toy), The IPKat ([Guest post] Whiskey and dog toys: SCOTUS decision on First Amendment protection for expressive Works), Justia US Law (Rogers v. Grimaldi, 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988)), Constitution Annotated (First Amendment Fundamental Freedoms United States), Columbia University (Lanham Trade-Mark Act).